• 知的財産を迅速に権利化、保護

    発明の説明について

    ◆顧客(発明者)は発明の特徴(特に構成、請求の範囲)を整理して代理人に開示する。発明者は、上記の整理をしたうえで「出願の意図、先行技術に対する発明のストーリー、位置付け、重要度など」を文章等で代理人に伝えて頂く。(特許法(以下、法という)29条1、2項、36条4~6項等の準備)

    ◆代理人は上記の顧客の説明を正しく、深く理解する。技術的に不明な点の質問、発明の本質を確認、視点を変えて検討。過去の事例、法的な特許要件に照らして検討、(「事務所の考え」の「03」の説明図参照)。

    ◆特許性は、顧客(発明者)と代理人だけの合意では決められない。「世間よし」すなわち、条件として特許法に適合し、産業、経済の発達に資するものか、の判断が必要。もちろん、権利行使において争うことになっても十分耐える特許権とする(意匠権、商標権等も同様)。(前掲の事務所「理念」のトライアングル図参照)

    明細書の作成における注意点

    1. ① 技術情報は、顧客が圧倒的に多く所有する。代理人は技術的、法的な観点からの特許性主張に必要なことを引き出す努力をする。そして、特許性(非容易想到性など)の有無(不足点)、技術開示(記載内容)の充足性等を<’世間良し’であるか>を考慮して明細書作成。
    2. ② 顧客は完成明細書案を確認する。

    顧客、代理人の両者が合意の明細書作成後、出願

    早い者勝ちの先願主義(法39条)。内容の充実よりも「先願」を優先して出願する場合もある。

    主な特許要件の充足だけ見ても、それらは互いに逆相関関係にあります。代理人にはその条件下で、迅速に、技術的、法的に適切な出願をすることが要求されます。「鉄は熱いうちに打て」という(例えば、2015年の最高裁のPBP判決も、手遅れにならないよう迅速に出願することが必須であることに理解を示しているのでは。)。
    サンプル提出のため、後の国内優先を予定した出願をします(効力範囲の懸念、制約がある場合がある。)。

  • スムーズな権利化

    拒絶理由通知の対処法

    拒絶理由通知は、特有の論理言語からなる。いきなり「認定」結果のみを見て反論しない。認定に至る論理を行間までしっかりと読み取る。正しい読み込みに基づき反論なり、補正をすることが肝心。拒絶理由の内容が筋の通ったものでは、出願人の応答がこれにかみ合えば議論は意義のあるものとなる。この際「反論」と同時に、「補正」により発生する権利を強化できる。場合により拡張もできる機会ともなる。

    拒絶理由に対する補正、意見

    1. ① 補正書の提出の上で、意見を述べる(審査基準、判例・裁判例の検討、技術面からの反論)。補正に関し、原則として「最初の明細書」の記載に制限される。
    2. ② 補正を必要としない場合もある。拒絶理由が論理的に根拠を欠くと信じるとき、反論意見を述べる。判断が微妙なケースでも、意見に主張し得る根拠があるなど(例えば、テニスで、ファーストサーブ。リスクをとってギリギリの「サービスエース」をねらう。)。
    3. ③ 拒絶理由の論理に納得できないときがある。この場合出願人は面接を申し込むことが認められている。技術説明をし、審査官に理解を得る機会を持つことができる。発明者の誠実な、発明の背景の説明とポイントをついた技術説明(現物提示、画像)は、審査官が発明の本質を理解し特許査定の心証形成に有効であると感じることが多い。

    早期の特許化を図る

    PCT出願の国際調査での良い結果(新規性、進歩性、産業上利用可能性あり)を理由に日本出願の早期審査を請求する。

    出願のコスト節減、業務の生産性向上のためにも、拒絶理由の回数を減らして特許査定(審決)とするのが一番。意見書は、基本、特許査定の結果を見込めるように具体的根拠、理由を示すことに工夫を惜しみません。

  • 外国で権利を早期に

    事業活動のグローバル化が加速、それをサポートする海外での知的財産権の取得が必要

    1. ① 海外への出願ルートは、日本出願に基づくパリ条約によるルート、PCT出願(ダイレクトPCT出願もある)。
    2. ② PCT出願の「良い調査報告結果」に基づき早期審査を請求。
    3. ③ PPH(特許審査ハイウエイ)の制度が日本と各国(米国、欧州、中国、韓国など約25か国)との間で2国間の取り決めとして締結されている。日本の特許にもとづき、外国の早期審査、特許が可能となっている。各国での費用節減、時間短縮ができる。

    各国の制度、審査の相違に備えと対応

    1. ① 米国、カナダ、欧州、ロシア、アセアン各国、中国、台湾、韓国等のアジア、豪州、中東、アルゼンチン、ブラジルなどにおいて、特許、商標出願のオフィース・アクションを受け、特許ないしは登録に導く経験している。その出願件数は数千件に上る。
    2. ② 各国の審査、特許はパリ条約により原則的に独立。(各国の法制度は、産業の発展度が違う。国独自の保護すべき分野がある)。日本出願のときから、できるだけこの点を認識し備える。翻訳しやすい、論理的に分かりやすい、普遍的、多面的、段階的な説明の明細書にする。

    企業のグローバル活動には当然に知的財産のサポートが必要です。特許庁の発表によれば、我が国企業の海外特許出願は平成27年度において約20万件です(特許庁平成29年10月)。 外国代理人と本音で話合える関係を築きます。また、レクチャー(顧客向けも)を受ける機会を持ちます。

  • 知的財産権を有効的に活用

    知的財産権は「知」の戦いの武器である。

    改良でも革新的でも知的財産権として成立すれば、独占排他的権として効力は平等で違いはない。知的財産権を基礎とし、時間はかかるが、それが波及して技術革新が起きる。事業活動における、「知的財産」の役割の理解が深まっている。技術力、知的財産が「知」の戦いの武器となる。「研究とは、無から新たな知的財産を創り出すことだ。それだけに国のすごい原動力となる。」(iPS細胞の発明者の山中伸弥先生:読売新聞’18年1月14日)と言われている。

    知的財産権は、独占的な実施・使用のほか、ライセンス化、権利譲渡によっても収益をもたらします。例えば、他社の参入を促しながら自社利益の拡大を図るオープン&クローズ戦略が広がっています。知財実務に精通した弁護士と連携し、クライアントの利益保護に努めます。
    知的財産権を侵害する輸入品も増加しています。2017年の輸入品の税関での差し止め件数は前年比18%増の3万件余に達しました(‘17年3月3日付け日経新聞)。

  • 審決取消、知的財産権侵害訴訟

    審決取消訴訟の提起

    特許庁の審判で審理され、審決中で判断された無効理由・拒絶理由について審理範囲とする。代理人として弁理士が知的財産高等裁判所に出訴できる。出願人が原告、特許庁長官が被告となる。

    知的財産権侵害訴訟における攻撃・防御

    特許請求の範囲の技術的範囲に属するか否か。均等論、間接侵害まで拡張できるか否かについて原告、被告の当事者で争う。

    この争いは裁判所に対する手続きとなります。顧問弁護士と協力して対応についてご相談に応じます。また、無用な争い、時間の浪費を避けるために、相手方との和解など、クライアントにとって有益な方法もご提案します。

  • 鑑定

    鑑定を必要とする場面

    1. ① 特許権・商標権等の知的財産権の抵触か否か。知的財産権に無効理由がないか。
    2. ② 鑑定は企業等の事業活動を行うか否かの判断にかかわる。また自己の事業活動を継続できるか否かにもかかわる。

  • 競争相手の権利化を阻止

    技術開発競争に勝つことこそ生き残りの道

    競争会社に対し、出願の拒絶(情報提供)、特許異議申立、無効審判の請求を行う。

    クライアントと技術内容、先行技術、公知技術について打ち合わせを行い、適切な時期に情報提供を行います。特許権や商標権などの特許、登録後においては、異議申立て、無効審判の請求、審決取消訴訟を行います。

  • 意匠、商標の登録

    特許権は意匠権と権利が抵触することがある

    1. ① 知的財産のアイデアの保護は「創作性」に限らない。物品の美感、商品のマークも登録する。
    2. ② 特許権は対象物がものであるとき他人の意匠権と抵触することがある。特許権だけでは不十分で意匠権も取らなければ保護が十分でないことがある。
    3. ③ 商品やサービスの内容が誰の製造、販売に係るものか、また品質が保証されているか、特定の商標を登録するのが好ましい。この時、海外で販売等を考える場合は、知的財産はグローバルに流通する。海外での登録を忘れないことが大事である。

    商標は、近年の社会の変化、商標の実態に合わせ、文字や図形だけではなくなりました。音(メロデイ)、動きも登録の対象となっています。

上記に関するご質問、ご意見を歓迎します。